In het recente vonnis van de rechtbank Gelderland[1] heeft de rechter zich uitgelaten over de vraag of ex-franchisenemer al dan niet in strijd met het (geoorloofd) gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van franchisegever handelde.
De procedure was aangespannen door franchisegever (zijnde een makelaarsonderneming) jegens ex-franchisenemer, omdat de ex-franchisenemer na beëindiging van de franchiseovereenkomst het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van franchisegever niet had gestaakt, terwijl ex-franchisenemer daartoe wel verplicht was. Franchisegever vorderde onmiddellijke staking van ieder gebruik – zowel online, offline als op social media – van haar intellectuele eigendomsrechten. De franchisegever had haar vordering gebaseerd op de aan haar toekomende handelsnaam- en merkrechten. Slechts deze intellectuele eigendomsrechten waren door franchisegever gespecificeerd en onderbouwd. De door franchisegever gevoerde slagzinnen vielen derhalve niet onder de verbodsvordering van franchisegever, zo overwoog de rechter.
De rechter overwoog voorts dat franchisegever onvoldoende had onderbouwd dat ex-franchisenemer de handelsnaam van franchisegever na beëindiging van de franchiseovereenkomst is blijven gebruiken. De vordering van franchisegever gebaseerd op het handelsnaamrecht is derhalve afgewezen. Dit lag echter anders voor de verbodsvordering van de franchisegever aangaande haar merkrechten.
De ex-franchisenemer erkende namelijk dat zij na beëindiging van de franchiseovereenkomst de merkrechten van franchisegever is blijven gebruiken, maar zij stelde dat sprake was van onopzettelijk en incidenteel gebruik. Zij had namelijk haar best gedaan om alle uitingen van de merkrechten van franchisegever te verwijderen en verwijderd te houden, zij het echter dat dit niet was gelukt door drukte en slordigheid van haar zijde.
De rechter overwoog in dat kader dat het ontbreken van kwade wil of opzet niets afdoet aan de inbreuk an sich. Bovendien is opzet geen vereiste voor het aannemen van een inbreuk, incidenteel merkgebruik evenmin. Het feit dat ex-franchisenemer wegens drukte en slordigheid niet (tijdig) alle merkuitingen van franchisegever had kunnen verwijderen, is een omstandigheid die voor rekening en risico van franchisenemer komt. Derhalve heeft de rechter de verbodsvordering van franchisegever op gebruik van haar merkrechten toegewezen. Ex-franchisenemer is bovendien veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan franchisegever als gevolg van voornoemde merkinbreuk.
Deze uitspraak geeft aan dat de ex-franchisenemer zich niet kan vrijpleiten van inbreuk op de merkrechten van franchisegever door te stellen dat de inbreuk onopzettelijk en incidenteel is gepleegd. Het integraal en tijdig nakomen van de geldende beëindigingsverplichtingen is derhalve van eminent belang.
[1] ECLI:NL:RBGEL:2016:1691
mr. G. (Gülay) Kara